V podnikatelské praxi může nastat situace, že společnost má zapsanou ochrannou známku k určitému označení, a jiná společnost užívá obchodní firmu, který je stejná či podobná této ochranné známce.
Mohlo by se tedy teoreticky stát, že společnost, řekněme Opavský prazdroj, a.s., by měla jako ochrannou známku slovní označení Troppauer Urquell. Vedle toho by pak fungoval konkurenční pivovar s názvem v obchodním rejstříku Troppauer Urquell a.s.
Je možné, aby takováto situace dle současného právního řádu nastala? Pokud ano, jaké mají následně strany možnosti obrany? Na tyto otázky se zaměříme v tomto článku.
Obchodní firma
V běžné mluvě se slovem „firma“ označuje často společnost jako taková. Zákonný význam spojení „obchodní firma“ je však jiný.
Obchodní firmou je jméno (název) podnikatele zapsané v obchodním rejstříku. Nejčastěji je obchodní firmou název společnosti.
Obchodní firmu společnosti volí zakladatelé společnosti při jejím založení. Společnost je založena přijetím zakladatelské listiny či společenské smlouvy (ve formě notářského zápisu).
Ke vzniku společnosti a také vzniku práva na obchodní firmu je však nutné, aby došlo ještě ke vzniku společnosti s touto obchodní firmou zápisem do obchodního rejstříku. Samozřejmě je možné , aby společnost změnila svou obchodní firmu. Ke vzniku práva na obchodní firmu je pak opět nutný zápis této změny obchodní firmy do obchodního rejstříku.
Kontrola obchodní firmy
Právě při zápisu do obchodního rejstříku dochází ke „kontrole“ obchodní firmy. Tuto kontrolu pak provádí rejstříkový soud nebo notář, podle zvoleného způsobu zápisu.
V rámci této kontroly je pak nutné posoudit, zdali obchodní firma:
- není zaměnitelná s jinou již existující obchodní firmou; nebo
- nepůsobí klamavě.
Provést takovouto kontrolu však není jednoduché. Neexistují totiž jasná pravidla, která by vymezovala, co je již zaměnitelná či klamavá obchodní firma.
Může se proto stát, že do obchodního rejstříku bude zapsána obchodní firma, která koliduje se zapsanou ochrannou známkou.
Zaměnitelnost obchodní firmy
Obchodní firma je zaměnitelná, pokud se název zcela shoduje s jinou již existující obchodní firmou nebo jsou si tyto natolik podobné, že je zde riziko jejich záměny. Zpravidla pak k odlišení nepostačí jiná právní forma (tj. např. s.r.o. vs. a.s.).
Jak bylo uvedeno výše, pevná pravidla, podle kterých se tato zaměnitelnost posuzuje, neexistují, a tak je toto posouzení na uvážení osoby provádějící kontrolu.
Klamavost obchodní firmy
Obchodní firma nesmí vzbudit klamnou představu o podnikateli, činnosti podnikatele, nabízených výrobcích či službách. Klamavost se nehodnotí pouze ve vztahu k jiným již zapsaným obchodním firmám, ale obecně i k jiným formám označování.
Posouzení klamavosti obchodní firmy je proto ještě více problematické a obtížné, nežli posouzení zaměnitelnosti.
Ochranná známka
Ochranná známka je označení sloužící k odlišení výrobků nebo služeb držitele ochranné známky od výrobků nebo služeb jiné osoby. Ochranná známka proto zpravidla chrání užívání daného označení pouze pro výrobky a služby, ke kterým je registrována.
Ochranná známka musí být registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Zákon o ochranných známkách stanoví proces registrace a několik kritérií, které musí ochranná známka splňovat, aby byla zapsána do rejstříku ochranných známek.
Více k ochranným známkám se můžete dočíst v těchto našich článcích: Obrazová ochranná známka, Novela roku? Změna zákona o ochranných známkách, Ochranné známky.
Zápis stejné ochranné známky
Do konce roku 2018 ÚPV v rámci řízení o zápisu ochranné známky kontroloval také, zda navrhovaná ochranná známka není shodná se starší ochrannou známkou. Pokud by ÚPV zjistil, že navrhovaná ochranná známka koliduje s již existující ochrannou známkou, navrhovanou ochrannou známku by nezapsal.
Na základě novely zákona účinné od 1. 1. 2019 se však tento systém změnil. ÚPV již nekontroluje kolizi navrhované ochranné známky s již existující ochrannou známkou.
ÚPV posuzuje, zda ochranná známka koliduje s jinou ochrannou známkou či jiným neregistrovaným označením, až na základě obdržených námitek.
V případě, že však vlastník starší ochranné známky či jiného neregistrovaného označení námitku nepodá, může ÚPV zapsat shodnou či podobnou ochrannou známku.
Předchozí úprava
Do konce roku 2018 bylo v zákoně o ochranných známkách výslovně uvedeno, že vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku obchodní firmu, i v případě že je shodná s ochrannou známkou, pokud je užívání obchodní firmy v souladu obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.
Pokud chtěl držitel ochranné známky zakázat dané společnosti užívání obchodní firmy, musel prokázat, že její užívání je v rozporu s výše uvedenými obchodními zvyklostmi, dobrými mravy nebo pravidly hospodářské soutěže.
Kdo dřív přijde…
Od 1. 1.2019 došlo výše uvedenou novelou k úpravě kolize ochranné známky a obchodní firmy.
Nově ze zákona o ochranných známkách vyplývá, že nikdo nesmí užívat jako obchodní firmu podobně či shodné označení chráněné ochrannou známkou, a to zpravidla pokud tato obchodní firma je spojena s výrobky nebo službami, ke kterým je registrována ochranná známka.
To se samozřejmě uplatní na případy, kdy bude společnost (chtít) užívat obchodní firmu zapsanou do obchodního rejstříku až poté, co došlo k zápisu ochranné známky do rejstříku vedeném ÚPV.
Pokud by nejdříve existovala obchodní firma a až následně jiná společnost zapsala shodnou či podobnou ochrannou známku, může být obchodní firma zpravidla stále užívána.
Platí zde tedy princip priority, tedy že dřívější úpravě náleží právo označení stále užívat a event. se bránit proti užívání shodného či podobného označení.
Máme za to, že s ohledem na tuto změnu by rejstříkový soud či notář, provádějící kontrolu obchodní firmy, měl při posuzování klamavosti obchodní firmy zkontrolovat, zda navrhovaná obchodní firma není v kolizi s již zapsanou ochrannou známku.
V případě takové kolize by pak neměla být obchodní firma zapsána do obchodního rejstříku.
Možnosti obrany obchodní firmy proti ochranné známce
Výše zmíněnou námitku či návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky může podat i osoba, která používá označení, které není chráněno ochrannou známkou, pokud zde existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Například i společnost užívající obchodní firmu zaměnitelnou s pozdější ochrannou známkou.
Společnost užívající obchodní firmu by v první řadě měla v průběhu řízení o zápisu ochranné známky podat na ÚPV námitky proti tomuto zápisu.
Pokud by již došlo k zápisu ochranné známky, může společnost podat na ÚPV návrh na prohlášení neplatnosti ochranná známky. Domoci se neplatnosti ochranné známky je však složitější, nežli zabránit zápisu ochranné známky prostřednictvím námitky při řízení o zápisu ochranné známky.
Možnosti obrany ochranné známky proti obchodní firmě
V případě, že do obchodní rejstříku bude zapsána obchodní firma společnosti, která koliduje s již zaspanou ochrannou známkou, může se vlastník ochranné známky domáhat změny obchodní firmy.
V případě, že by společnost nezměnila svou obchodní firmu dobrovolně v rámci mimosoudního jednání, bylo by možné se domoci této změny u soudu.
Společnost vlastníci ochrannou známku musí v takovém případě podat u příslušného soudu žalobu vůči společnosti s kolidující obchodní firmou, kterou se bude domáhat uložení povinnosti změnit obchodní firmu (např. vypuštěním určitého slova z názvu) a provést tuto změnu v obchodním rejstříku.
Pokud byste potřebovali pomoci s ochranou vaší ochranné známky či obchodní firmy, neváhejte se na nás obrátit.
